'삼성' 상표는 법인 것인가 이재용 것인가... 상표권 사용의무와 불사용 취소심판
'삼성' 상표는 법인 것인가 이재용 것인가... 상표권 사용의무와 불사용 취소심판
  • 오성환 변호사
  • 승인 2019.05.12 14:20
  • 댓글 0
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상표권 등록하고 3년 이상 사용 안 하면 취소될 수도
'법인' 아닌 '대표이사' 명의로 등록한 경우 주의해야

[법률방송뉴스] 안녕하십니까. ‘법률정보 SHOW’ 오성환 변호사입니다. 오늘부터 4주간 특허전문 변호사의 지식재산 소송 노하우라는 주제로 말씀드리려고 합니다. 그 첫 시간으로 상표침해소송 노하우에 대해서 설명 드리겠습니다.

지식재산권 소송 중 상표침해 소송을 하다 보면 상대방 변호사가 상표침해 소송을 마치 특허소송과 동일하게 생각해서 상표를 특허처럼 판단하고 대응하는 경우가 굉장히 많습니다.

그러나 같은 무체재산권이며 지식재산권이지만 상표권과 특허권은 너무도 많은 차이가 있습니다. 어떻게 보면 무체재산권이라는 점 이외에 공통점보다는 차이점이 더 많습니다.

그중에서 가장 큰 차이점으로 상표는 특허와 달리 사용 의무가 있습니다. 즉 상표권자는 상표를 반드시 사용해야 합니다.

이전에 했던 상표침해 소송에 대해 말씀드리면, 상표권을 침해했다는 소송이 저희 고객으로 들어왔고, 이에 대해 방어를 하게 되었습니다. 상표권자의 상표권과 고객의 사용 상표를 비교해 보니, 상표가 너무도 유사했고, 또 이 상표가 사용되는 상품 또한 완전히 동일했습니다.

그래서 상표침해를 방어하려고 저희들은 여러 관점을 살펴보았는데 그 중 하나, 상표권자가 회사가 아닌 개인인 것을 발견했습니다. 그래서 이 자가 누구인지 살펴보니 회사의 대표이사임을 알게 되었고, 저희들은 이 점에 대해 검토를 하게 되었습니다.

대부분 회사를 경영하는 사람들은 자신의 회사 명의로 상표를 등록받습니다. 예를 들어 삼성이 자신들의 제품에 대해 상표권을 획득할 때 ‘삼성’의 명의로 상표등록을 받지, 삼성의 대표이사 명의로 상표등록을 받지는 않습니다.

이는 회사는 법인임으로 회사와 대표이사는 완전히 별개의 주체이기 때문입니다.

이 사건을 자세히 살펴보니 이 사건 상표는 회사만이 사용했고, 대표이사로는 한 번도 사용한 적이 없었습니다. 따라서 우리는 이 사건의 상표권에 대해 불사용 취소심판을 청구했습니다.

상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자 등 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정 상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니한 경우에는 누구든지 상표등록에 대해서 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있습니다.

이 사건은 회사 명의로만 이 사건 상표를 사용했고, 대표이사 명의로는 단 한 번도 사용한 적이 없기 때문에 이 사건 상표는 등록 이후 3년간 불사용이 되는 것입니다.

또 하나 앞에서 말씀드린 바와 같이 상표권은 특허와 달리 상표권자에게 사용 의무가 있으므로 사용을 하지 않는다면 상표권이 취소되는 것입니다. 이 사건은 결국 저희들이 불사용취소심판을 청구해서 상표를 취소시켰습니다.

그리고 같은 취지로 상표권자가 상표를 지금까지 한 번도 사용한 적이 없다면 침해자를 상대로 손해배상을 청구할 수 없습니다.

즉 상표 사용을 침해금지소송을 통해 금지를 시킬 수는 있으나, 상표권을 무단으로 사용한 자에게 상표침해를 이유로 손해배상을 청구할 수는 없는 것입니다.

이 사건도 마찬가지이고, 상표권자인 대표이사가 이 사건 상표를 단 한 번도 사용한 적이 없기 때문에 저희 고객을 상대로 상표침해를 이유로 손해배상을 청구할 수는 없는 것입니다.

따라서 저희는 이 사건 소송에서 상표권자가 상표권을 단 한 번도 사용하지 않았으므로 손해배상을 청구할 수 없다는 점을 주장했고, 이 주장이 받아들여져서 손해배상 청구가 기각되었습니다.

즉 상표권은 특허와 달리 상표권자에게 상표를 사용할 의무가 있으므로 상표를 반드시 사용해야 하는 것입니다.

지식재산 소송 노하우 그 첫 번째 시간, 상표침해소송 사례를 통해 상표의 사용 의무에 대해 말씀드렸는데요. 상표권은 특허권과 달리 상표권자에게 상표를 사용할 의무가 있음을 명심하셔야 합니다. 

불사용취소심판에 의해 취소가 되지 않기 위해서 반드시 이 상표를 등록받은 이후에 사용해야 한다는 점을 명심해야 한다는 것입니다.

이상으로 ‘법률정보 SHOW’ 오성환 변호사였습니다. 감사합니다.

 

오성환 변호사 webmaster@ltn.kr


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