"신제품 개발 전에 반드시 '선행특허' 여부 조사해야"
[법률방송뉴스] 안녕하십니까. ‘법률정보 SHOW’ 오성환 변호사입니다. 기업이 알아야 할 특허 상식 마지막 시간으로 '제품을 론칭하기 전에 반드시 선행특허부터 검색해야 된다'는 주제로 설명해 드리겠습니다. 선행특허 검색과 관련된 한 사례를 말씀드리겠습니다.
A사는 동물용 의약품을 개발, 생산, 판매까지 일괄적으로 하는 회사였습니다. 제품 개발은 중앙연구소를 통해 이뤄졌고, 임상연구는 목장을 갖추고 있을 정도로 굉장히 전문적인 회사였습니다.
그리고 자신들의 이런 모든 기술력과 자원을 동원해서 10년짜리 대형 연구 프로젝트를 진행하기로 결심을 하고, 많은 투자를 하고, 많은 기대를 하고 있었습니다. 그리고 이 프로젝트가 시작된 후, 몇 년이 지났고, 몇 년 동안은 굉장히 잘 진행이 됐습니다. 그리고 굉장히 많은 기대를 했습니다.
그러나 이 프로젝트가 시작된 후 몇 년이 지나 이 프로젝트에 대해 해외기업이 이미 광범위한 특허를 소유하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 또한, 자신들이 하고 있는 이 프로젝트가 이 특허에 정면으로 저촉된다는 것도 알게 되었습니다.
A사는 특허에 대한 인식이 굉장히 낮았고, 또 동물용 의약품의 경우 산업 특성상 기술에 대해 특허출원을 해서 권리화를 하는 경우가 굉장히 적다고 생각을 했고, 그렇기 때문에 선행특허 검색에 대해 굉장히 소홀했던 것입니다.
A사는 특허 전문변호사를 찾아가서 상담했지만 이 특허는 무효 시키기에는 굉장히 어렵고, 또한 회피하는 것 또한 불가능하다는 답변을 받았습니다. 이후 A사는 그 변호사를 통해 특허권을 소유하고 있는 기업에 접촉했고, 라이센스를 맺기 위해 교섭을 시작했습니다.
그러나 그 기업은 엄청나게 높은 로얄티를 요구했고, 그렇기 때문에 결국 이 로얄티를 지급할 수 없어, 이 프로젝트를 포기하게 되었습니다. 결국, 이 A사는 그동안의 수많은 노력과 연구 개발비만 낭비하게 된 것이고, 향후 기대했던 이윤 또한 얻을 수 없었습니다.
그리고 연구방향도 새로 설정하고, 다른 제품을 개발해야 했기 때문에 경영상 아주 심각한 피해를 입게 되었습니다. 즉 이 사례는 많은 이윤을 창출할 수 있다는 기대만 가지고 무작정 연구, 개발만 했고, 선행특허 조사는 제대로 하지 않아서, 결국 사업을 포기한 경우입니다.
기업이 제품을 개발하기 전에 반드시 해야 하는 것은 선행특허 조사입니다. 선행특허 조사를 해서 선행특허가 만약 있다면 제품개발 전에 미리 특허권자와 교섭을 해야 합니다. 다행히 선행특허권자가 특허 라이센스를 체결할 의사가 있다면 특허실시료를 주고 선행특허를 사용할 수 있습니다.
그러나 만약 선행특허권자가 특허 라이센싱을 허용할 의사가 없다면, 이 제품개발은 중지해야 하고, 회피설계를 할 수 있는지에 대해서 추가적으로 검토를 해야 합니다. 만약, 회피설계가 불가능하다면 이 특허를 피해갈 수 없다면 불필요한 낭비를 하지 말고, 이 사업은 포기해야 합니다.
라이센싱과 회피설계가 모두 가능한 상황이라면 특허료 지급과 회피설계에 따른 사업적 효과를 비교해서 기업에 유리한 방향으로 결정을 해야 합니다. 단순히 특허료를 지불하기 싫다는 이유만으로 회피설계를 하게 되면 특허실시료 이상의 손실이 발생할 수도 있습니다.
즉, 특허실시료를 지불하더라도 특허분쟁에 휘말리지 않고 좋은 품질의 제품을 빨리 출시해, 사업적으로 성공하는 기업전략을 세울 수 있는 유연한 사고가 필요할 것입니다. 다만, 특허라이센스 교섭을 하는 경우에도 회피설계에 대한 검토도 병행하는 것이 굉장히 좋습니다.
그 이유는 단지 회피설계를 통해 특허침해를 벗어나려고 하는 것뿐만 아니라 만약 특허 라이센싱 교섭이 성공되지 않을 경우를 미리 준비하는 것이고 이런 대안이 만약 있다면 그 특허권자와 협상을 할 때도 협상력에 아주 큰 도움이 될 것입니다.
기업이 알아야 할 특허상식. 네 번째 시간으로 제품을 론칭하기 전에 반드시 선행특허부터 검색해야 한다의 키포인트는 첫째, 제품 개발 전에 반드시 선행특허를 검색해야 한다는 것입니다.
그리고 두 번째는 선행특허가 있다면 이 선행특허권자로부터 실시료를 지급하고 라이센스 계약을 맺을지, 아니면 회피 설계를 하는 것이 더 이익이 되는지에 대해 판단을 신중히 해야 된다는 것입니다. 지금까지 ‘법률정보 SHOW’ 오성환 변호사였습니다. 감사합니다.
