"다 아는 기술인데 이게 무슨 특허야" 주장 통할까... 특허침해 소송과 '공지기술 제외설'

[법률방송뉴스] 안녕하세요. ‘법률정보 SHOW’ 오성환 변호사입니다. 이번 시간에는 특허경고장을 받았을 때 이 특허가 이미 공지기술과 유사한 경우의 대처 방법에 대해 말씀드리려고 합니다.

특허침해 경고장이나 소송을 당하게 되면 많은 분이 이렇게 이야기합니다.

"이런 특허가 어떻게 등록이 되었지?", "이런 특허는 10년 전부터 있던 건데?", "이 특허는 이미 선행기술에 대해 공지된 것이다."라는 말을 굉장히 많이 합니다. 이는 타당한 주장일 수 있습니다.

그러나 특허가 이미 공지된 기술과 유사하다고 해서 이 특허가 바로 무효가 되는 것은 아닙니다. 특허권자가 적법한 절차를 거쳐 특허등록을 받았는데 기존에 있던 공지기술과 유사하다는 생각만으로 이 특허를 무시할 수는 없는 것입니다.

아무리 공지기술과 특허가 유사하다고 하더라고 특허심판원에 무효심판을 청구해서 무효임을 인정받아야 하는데 이 또한 매우 복잡한 절차를 거쳐야 합니다. 그리고 시간도 오래 걸리고 많은 비용도 투입되게 됩니다.

만약 특허권자로부터 특허침해 소송이 들어오면 어떻게 하시겠습니까? 무효심판을 청구하기에는 여러 가지 부담이 됩니다. 그렇다면 특허침해 소송 내에서 '공지기술 제외설'이라는 것을 주장해서 방어하는 방법에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.

공지기술 제외설이란 특허침해소송이나 권리 범위 확인 심판에서 특허권의 권리 범위를 정할 때 특허발명의 구성 전부가 출원 당시 공지기술에 해당하면 공지기술의 권리 범위를 인정할 수 없다는 이론입니다. 이는 특허발명이 당연 무효라는 전제를 하는 것은 아닙니다.

공지된 사실은 특허발명에 권리 범위로부터 제외한다는 것입니다. 즉 공지기술은 누구나 사용할 수 있는 공중의 자유기술이기 때문에 특허권의 권리 범위에서 제외한다는 이론입니다.

특허발명 전부가 공지기술은 경우에는 특허권자는 특허권 행사를 할 수 없는 것입니다. 특허법은 공개의 대가로 특허권이라는 독점 배타권을 부여하는 것인데 새로운 발명을 공개하지도 않고 잘못 등록된 이 같은 경우에는 특허권을 인정하지 않는 것이 타당합니다.

즉, 착오로 등록된 경우에는 특허권의 권리 범위를 인정하지 않는 것입니다. 특허발명의 다수 구성요소 중 일부 구성만 공지기술인 경우에는 어떻게 되는지에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

대법원은 구성요구들이 결합된 전체로 하나의 발명이 되는 것이고, 구성요소를 분리하면 발명의 목적달성이 불가능하게 된다면서 특허발명의 권리 범위를 판단할 때 공지된 부분을 제외해서는 안 된다고 판결했습니다. 즉, 일부 공지기술을 제외할 수는 없다고 보는 것입니다.

특허발명의 각 구성은 공지되지 않는 구성을 찾기가 솔직히 어렵습니다. 대부분의 발명은 공지된 구성들을 결합으로 이루어져 있고 만약 공지기술을 제외한다면 특허의 보호범위가 더 넓어지는 기현상이 발생하기 때문입니다.

특허발명의 구성요소가 대게 A+B+C로 되어 있다고 가정하면 만약 A 구성이 출원 전에 공지가 되어 있지 않다면 A에 대해서 특허출원해서 특허를 받았으면 됐을 것입니다.

하지만 A, B, C 모두 그런 구성들은 공지되어 있었을 겁니다. 즉 구성요소가 공지되지 않은 구성은 거의 찾아보기 힘듭니다. 그렇기 때문에 공지된 구성요소를 특허권의 권리 범위에서 제외하는 것은 타당하지 않습니다.

결국 일부가 공지된 기술을 보호범위에서 제외한다는 법리는 구성요소가 공지일 때 구성요소 자체를 권리 범위에서 제외한다는 것이 아니고 그 기술적 사상을 구체화한 다수의 실시 유형 중 공지된 실시 유형을 권리 범위에서 제외한다고 해석해야 할 것입니다.

이번 특허경고장을 받았을 때 이 특허가 이미 공지기술과 유사할 경우 대처에 대한 키포인트는 특허권자로부터 특허침해 소송을 당했을 때 특허권자의 특허를 죽이기 위해 특허 무효 심판을 청구하기보다는 공지기술 제외설을 주장, 입증해서 특허소송에서 승리할 수 있다는 것입니다.

그리고 특허가 공지된 기술이라면 특허권자는 자신의 특허에 대해 특허권 권리행사를 할 수 없다는 점을 유념하셔야 합니다.

지금까지 ‘법률정보 SHOW’ 오성환 변호사였습니다. 감사합니다.