신제품 출시하려 보니까 외국기업에 특허... 특허 선행조사의 중요성과 회피 설계
신제품 출시하려 보니까 외국기업에 특허... 특허 선행조사의 중요성과 회피 설계
  • 오성환 변호사
  • 승인 2019.04.07 16:57
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[법률방송뉴스] 안녕하십니까. '법률정보 SHOW' 오성환 변호사입니다. 오늘은 지식재산권 네 번째 시간으로 ‘의약품 관련 특허 침해 소송’ 사건에 관해 말씀드리겠습니다. 실제 제가 겪은 사건으로 고객사인 A사는 동물용 의약품을 개발해 제조, 수입, 판매까지 일괄하는 회사였습니다.

이 회사는 제품 개발은 중앙연구소를 중심으로 이뤄지고, 임상연구 목장을 갖추고 있었습니다. 약 10년 동안 대형 프로젝트를 위해 굉장히 많은 돈을 투자하고 있었고, 이 프로젝트만 성공하면 회사로서는 큰 성공을 이룰 수 있음이 불 보듯 뻔했습니다. 그 분야의 다른 전문가들도 생각은 같았습니다.

그러나 이 10년짜리 대형 프로젝트를 진행하던 중 해외기업이 국내 특허권을 가지고 있다는 것을 알게 되었고, 결국 이 프로젝트가 그 특허권을 침해한다는 것을 알게 되었습니다. 즉, A사는 대형 프로젝트의 성공을 위해 많은 인력을 투입해 개발했지만 특허에 대한 인식이 굉장히 낮았던 것입니다.

특히 동물용 의약품의 경우 산업의 특성상 초기의 연구 성과를 특허출원해 권리화 하는 것이 굉장히 어렵습니다. 또한 형식적으로 연차료만 납부하는 상황이 굉장히 많기도 합니다.

이에A사는 계속해서 특허권을 소유하고 있는 B사와 라이센스 교섭을 진행합니다. 그러나 교섭이 쉽지 않습니다. 그 이유는 B사도 이 사건 프로젝트가 막대한 이윤을 줄 것이라는 기대를 하고 있기 때문입니다. A사에게 라이센스를 줄 이유가 전혀 없는 것입니다.

오히려 A사가 10년 동안 프로젝트를 준비한 것을 B사는 알게 되었고, A사가 특허 라이센스를 간절히 원하는 것만큼 B사는 이 프로젝트를 독점해야겠다는 생각을 하게 됩니다. 즉 A사는 B사에 아주 좋은 소스만을 제공한 것이 되었습니다.

B사는 A사에게 거절의 의사표시로 말도 안 되는 엄청난 로열티를 요구했고, A사는 결국 10년간 준비한 이 대형 프로젝트를 포기할 수밖에 없었습니다. 기업이 제품을 개발하기 전 반드시 검토해야할 사항은 선행특허 조사를 통한 회피 설계 가능성입니다.

여기서 ‘회피 설계 가능성’이란 특허권자의 특허권을 보고 구성 하나를 생략한다거나 치환해서 특허침해를 회피하는 것을 말합니다.

즉 선행기술을 조사해서 선행특허가 만약 있다면 특허권자와 교섭을 먼저하고, 다행히 선행특허권자가 라이선스를 줘서 특허실시를 주고 선행특허를 사용할 수 있으면 다행이지만, 만약 특허권자가 이를 거절할 경우에는 회피 설계를 통해 제품을 개발해야 합니다.

특허분쟁 예방을 위해 회피 설계를 할지 여부도 결정해야합니다. 아까같이 특허권자가 라이선스를 주지 않겠다고 하면 회피설계를 해야 하는데, 회피 설계를 할지 여부를 결정할 때는 회피 설계를 위해 투입되는 비용, 경쟁력 유무, 품질 확보, 개발 기간 등 종합적으로 모든 사항을 고려해야합니다.

또한 특허료 지불과 회피 설계에 따른 사업적 효과를 비교해서 기업에 유리한 방향으로 결정해야 합니다. 단순히 특허료, 사용료를 지불하지 않기 위해 회피 설계를 함으로 특허 실시료 이상의 손실을 초례할 수 있습니다.

특허 실시료를 특허권자에게 주더라도 특허분쟁에 휘말리지 않고 품질 높은 제품을 빨리 출시할 수 있다면, 이것이 훨씬 더 좋은 선택입니다. 결론적으로 특허 라이선스 교섭과 회피 설계는 병행하는 것이 좋습니다.

이는 단지 회피 설계를 통해 특허분쟁에서 벗어나겠다는 것이 아니라, 만약 특허권자 교섭이 성공적으로 이뤄지지 않을 경우를 준비해 대안을 미리 준비해놓는 것입니다. 이런 회피 설계 대안이 있다면 협상력도 굉장히 증가되어서 특허 라이선스 협상도 굉장히 성공적으로 이뤄질 수 있습니다.

지식재산권 네 번째 시간으로 ‘의약품 관련 특허침해 소송’ 사건의 사례를 통해 말씀드렸습니다. 기업이 제품을 개발하기 전 반드시 선행특허 기술을 조사해서 특허분쟁 가능성 및 회피 설계 가능성에 대해 우선적으로 검토해야 합니다.

그리고 두 번째로 회피 설계를 하는 것만이 무조건 좋은 것이 아니라, 특허권자에게 정당한 실시료를 주고 기술을 이전받아 품질로 좋은 제품을 조속히 런칭하는 것이 더 바람직할 수 있다는 것을 명심하셔야 합니다. 이렇게 제품 런칭 전에 선행특허 기술을 조사해서 향후 특허분쟁을 미연에 방지하는 것이 바람직합니다.

지금까지 ‘법률정보 SHOW’ 오성환 변호사였습니다. 감사합니다.

 

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