[법률방송뉴스] 오성환 변호사입니다. 기업이 알아야 할 특허상식 세번째 얘기는 특허제품을 납품 받을 시 ‘면책계약을 반드시 작성해라’라는 주제로 설명 드리겠습니다.
한 사례를 말씀드리겠습니다.
스타트업인 A사는 최근 새로 개발한 상품을 박람회 등에 내놓아 큰 호응을 얻었고, A사는 크라우드 펀딩을 통한 투자 유치를 해서 제품을 생산하기 시작하였습니다.
이미 수천 개에 달하는 선주문이 들어 왔고, A사는 이 제품을 생산하기 위해 B사와 이 제품에 들어가는 핵심 부품을 공급받는 계약을 체결하였습니다.
그리고 실제 B사로부터 부품을 납품받아 이 제품을 생산하였습니다. 그런데 이후 B사 납품하는 부품이 특허권자의 특허를 침해하는 특허침해품인 것을 알게 되었고, A사는 이 제품의 생산을 중단할 수밖에 없었습니다.
이 사건은 실제로 제가 수행했던 케이스입니다.
최근 스타트업 등을 운영하시는 분들로부터 이런 질문을 많이 받습니다.
“부품을 구입해서 완제품을 생산하려고 하는데 납품 받은 부품이 나중에 특허 침해품이 되지 않을까 걱정됩니다. 부품업체로부터 납품받은 부품이 특허 침해품일 경우를 미리 대비하는 방법은 없나요.”
최근 들어 스타트업이 우후죽순 생겨나면서 수많은 아이디어 제품이 시장에 쏟아지고 있습니다.
하지만 규모가 제한적인 스타트업에서 제품 안에 들어가는 모든 부품을 직접 제조하는 것은 현실적으로 불가능합니다.
오히려 시중에 판매 중인 부품을 결합하고 여기에 새로운 구성 몇 개 정도만 추가하여 새로운 제품을 개발하는 경우가 많습니다.
어떤 스타트업과 상담을 하다 보면, 자신들의 제품 안에 들어가는 부품이 특허 침해품이라고 판명이 나더라도 자신들과는 상관없다고 생각하는 경우가 많습니다.
하지만 완제품 제조를 위해 부품을 구입했는데 이 부품이 나중에 특허 침해품으로 판정된다면 완제품까지 특허침해 금지의 대상이 됩니다.
심각한 경우에는 손해배상청구소송에 휘말릴 가능성도 있습니다. 규모가 작은 스타트업의 경우 이와 같은 특허침해소송은 치명적 일 수 있습니다.
그 부품이 대기업 제품이거나 인기 있는 대중적인 것이라고 해도 안심해서는 안됩니다.
따라서 부품업체로부터 부품을 구매할 때 특허분쟁을 미연에 방지하기 위한 안전장치로 ‘면책계약’을 체결해야 합니다.
면책계약을 체결해 놓으면 특허분쟁이 발생했을 때 이 계약을 통해 피해를 최소화할 수 있습니다.
면책계약이란 자신이 공급한 부품으로 인해 특허분쟁이 발생하면 그 특허분쟁으로 인해 발생한 모든 손해 및 소송비용 등을 부품을 공급하는 업체가 모두 책임진다는 계약입니다.
만약 면책계약을 체결해 놓았다면, 향후 부품에 대해서 특허분쟁이 발생하였을 때, 부품 공급업체에게 모든 책임을 부과시킬 수 있어, 특허분쟁으로 스타트업의 존립 자체가 뿌리채 흔들리는 상황은 피할 수 있습니다.
그리고 부품을 납품받는 계약서에 아직도 면책계약 조항을 포함시키지 않았다면, 지금이라도 면책 조항을 계약서에 포함시키는 것이 이후에 벌어질 수 있는 특허분쟁에서 책임을 피할 수 있는 방법입니다.
키포인트는 1. 완제품을 만들 때 부품 하나라도 특허 침해품이라고 판정이 되면, 제품 전체가 판매중지가 될 수 있으므로, 부품을 양수할 때 조심해야 한다.
2. 부품을 양수하는 계약을 체결할 때에는 공급한 부품으로 인해 특허분쟁이 발생하면 모든 손해는 부품을 공급한 측에서 책임진다,라는 면책조항을 사전에 넣어놓아야 합니다.
지금까지 특허 제품 면책계약, 오성환 변호사였습니다.
